Распоряжение товарным знаком. Исключительное право на товарный знак и распоряжение им
К договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак в силу прямого указания п. 2 ст. 1233 ГК подлежат применению общие положения об обязательствах (ст. 307 - 419 ГК) и о договоре (ст. 420 - 453 ГК). Договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионные договоры, договоры о залоге исключительного права на товарный знак, а также иные договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Несоблюдение письменной формы или требования государственной регистрации влечет недействительность указанных договоров полностью или в соответствующей части (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 ГК). Закон о товарных знаках решает только вопрос о государственной регистрации договоров о передаче товарного знака (ст. 27), оставляя без внимания вопросы, связанные с формой названных договоров, моментом перехода исключительного права к приобретателю и др.
Субъектный состав контрагентов правообладателя при распоряжении исключительным правом на товарный знак ограничивается лицами, которые могут быть обладателями такого исключительного права, т.е. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ст. 1478 ГК). В случае, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с нарушением указанного требования, государственная регистрация соответствующего договора может быть признана недействительной по иску любого заинтересованного лица в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак (подп. 3 п. 2 ст. 1512 ГК).
Другое ограничение касается случая, когда товарный знак включает в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК). В этом случае отчуждение исключительного права, а также предоставление права использования товарного знака допускаются только при наличии соответственно у приобретателя или лицензиата исключительного права на это наименование (п. 3 ст. 1488, п. 3 ст. 1489 ГК).
По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК). Прообразом указанного договора в действующем законодательстве является договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака; ст. 25 Закона о товарных знаках), причем до 2002 г. термин "договор об уступке товарного знака" был единственным, использовавшимся в законодательстве для обозначения рассматриваемого договора. Окончательный отказ законодателя от приведенной терминологии вызван не только необходимостью унификации в Кодексе всех возможных форм распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (т.е. задачей чисто формальной), но и рядом соображений, относящихся к содержанию соответствующего договора. Так, заключая подобный "договор об уступке товарного знака", правообладатель в действительности распоряжался вовсе не товарным знаком (как обозначением, предназначенным для индивидуализации товаров), как это вытекало из названия договора, а именно исключительным правом использования этого знака в гражданском обороте. Сохраняя традиционную терминологию, этот договор следовало бы назвать договором об уступке права. Однако и этот вариант не мог быть принят ввиду наличия в ГК института с аналогичным названием, обозначающим гораздо более общую правовую категорию (гл. 24).
На некорректность этого названия неоднократно указывалось в литературе (см., например: Петров И. А. Указ. соч. С. 44).
К числу важных признаков, характеризующих договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, следует отнести указание на то, что по этому договору исключительное право подлежит передаче "в полном объеме". Отсутствие аналогичного указания в прежнем законодательстве создавало видимость делимости исключительного права: "уступив товарный знак" в отношении части товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, правообладатель "сохранял за собой" исключительное право использования товарного знака в отношении оставшихся товаров. Кодекс исходит из неделимости исключительного права на товарный знак.
Как и прежнее законодательство (ч. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках), ГК запрещает отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488). Указанное требование корреспондирует с общим правилом, исключающим государственную регистрацию товарного знака, содержащего элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483). Воспроизведение этого правила применительно к случаю отчуждения исключительного права вызвано тем обстоятельством, что именно в случае замены одного правообладателя другим (производящим хотя и однородные товары, но, например, не столь продолжительно, как его правопредшественник, или в другом регионе и т. д.) отдельные элементы товарного знака могут оказаться ложными и тем самым вводить в заблуждение относительно изготовителя товара.
В законодательстве Евросоюза к вводящей в заблуждение коммерческой практике, с которой страны - члены ЕС обязаны бороться, отнесена, в частности, практика, которая, затрагивая товарные знаки и знаки отличия, используемые конкурентом, влияет на принятие потребителем решения о совершении сделки (см. п. 2 ст. 6 Директивы Европейского Парламента и Совета 2005/29/EC от 11 мая 2005 г.).
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, а правила определения цены, предусмотренные п.
3 ст. 424 ГК, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК). При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на товарный знак (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им указанной обязанности правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 1234 ГК).
Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (п. 4 ст. 1234 ГК).
По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1489 ГК). Лицензиат вправе использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК). В течение всего срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1237 ГК). По данным Роспатента, лицензионные договоры в настоящее время являются наиболее распространенной формой распоряжения исключительным правом на товарный знак. Так, из 5806 договоров, которые были зарегистрированы в 2005 г., лицензионные договоры составляют 51,5% (2991 договор).
Как и прежнее законодательство (ч. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках), ГК возлагает на лицензиата обязанность обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. При этом лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489). Установленная Кодексом солидарная ответственность лицензиата и лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров (п. 2 ст. 1489), прежним законодательством не предусматривалась. Введение такой ответственности призвано не только затруднить деятельность недобросовестных лицензиатов, но и обеспечить защиту прав и законных интересов потребителей соответствующих товаров.
В целом необходимо отметить крайнюю скудость действующего законодательного регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака. Целый ряд существенных для рассматриваемых отношений вопросов решается в настоящее время в подзаконных актах, в частности утвержденными Роспатентом в 2003 г. Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных. Этими Правилами среди прочего установлены существенные условия соответствующих договоров. Кодекс исходит из необходимости закрепления в законе всех положений, определяющих гражданско- правовой режим обращения результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая существенные условия соответствующих договоров.
К числу принципиальных положений, определяющих содержание лицензионного договора, следует отнести положение абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК о том, что заключение лицензионного договора не влечет переход исключительного права к лицензиату. Отсутствие аналогичной нормы в действующем законодательстве дает основания для предположения о том, что лицензионный договор вполне допускает переход исключительного права к лицензиату.
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 641.
К числу существенных условий лицензионного договора Кодекс относит условие о территории, на которой допускается использование товарного знака (п. 3 ст. 1235), а также прямое указание на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, и определение способов его использования (п. 6 ст. 1235). Лицензионный договор может предусматривать обязанность лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании товарного знака (п. 1 ст. 1237). Использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет применение установленной законом или договором ответственности за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237).
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на товарный знак, а в случае, когда в договоре срок его действия не определен, он считается заключенным на пять лет. При этом в случае прекращения исключительного права до истечения этого срока лицензионный договор также прекращается (п. 4 ст. 1235).
Лицензионный договор является возмездным, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, не применяются (п. 5 ст. 1235).
На обеспечение стабильности прав лицензиата направлено правило, не допускающее изменение или расторжение лицензионного договора, заключенного прежним правообладателем, в случае перехода исключительного права на товарный знак к новому правообладателю (п. 7 ст. 1235). Аналогичную цель имеет и прямое указание Кодекса о допустимости использования лицензиатом, получившим право использования товарного знака на условиях исключительной лицензии, для защиты своих прав от нарушений со стороны третьих лиц тех же способов защиты, которые установлены для правообладателя (ст. 1254).
Кодекс предусматривает различные виды лицензионных договоров (ст. 1236) в зависимости от того, остается ли у лицензиара право выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) или такое право за ним не сохраняется (исключительная лицензия). Заключение лицензиатом сублицензионного договора, по которому право использования товарного знака предоставляется другому лицу, допускается только с письменного согласия лицензиара (п. 1 ст. 1238).
По договору о залоге исключительного права на товарный знак залогодатель вправе в течение всего срока действия этого договора использовать товарный знак и распоряжаться исключительным правом на него без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1233). Поскольку в главе 69 ГК и комментируемом параграфе главы 76 ГК не содержится подробной регламентации договора о залоге, подобно тому как это сделано применительно к другим договорам о распоряжении исключительным правом, условия и порядок заключения договора о залоге исключительного права на товарный знак должны определяться в соответствии с § 3 гл. 23 ГК с учетом п. 2 ст. 1233 ГК.
Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
Статья 1485. Знак охраны товарного знака
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности R либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака
1. Гражданский Кодекс существенным образом меняет режим использования товарных знаков. Если в соответствии с Законом РФ "О товарных знаках:" (ст. 22) использованием признавалось применение товарного знака лишь на товаре или упаковке, а в иных случаях (в документации, рекламе, на выставках и т.д.) только при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товаре или упаковке, то теперь применением является любое использование товарного знака для индивидуализации товаров, связанное с введением их в гражданский оборот. Тем самым признано, что свою индивидуализирующую функцию товарный знак способен выполнять самыми различными способами, выходящими за пределы использования товарного знака собственно на товаре.
В случае неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет после его государственной регистрации могут наступить неблагоприятные последствия для правообладателя, выражающиеся в возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по решению палаты по патентным спорам, если от заинтересованного лица поступит соответствующее заявление.
С применением данного правила связана проблема достаточности объема использования товарного знака. Так, возможна ситуация, при которой правообладатель в течение трех лет использовал товарный знак считанное количество раз. В литературе отмечается, что использование может быть признано достаточным в случае применения товарного знака на ограниченном числе изделий, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы, изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Наоборот, если товарный знак предназначается для маркировки серийных партий изделий, а применяется лишь на единичных опытных образцах, его использование может быть квалифицировано как недостаточное (А.П. Рабец). От себя отметим, что ГК формально придает значение именно самому факту использования (неиспользования) товарного знака, не указывая при этом на какой-либо "минимальный" объем такого использования.
2. Ведя речь о правовом режиме использования товарного знака, Кодекс в п. 3 ст. 1484 одновременно устанавливает условия, при которых использование товарного знака третьими лицами запрещено (признаки противоправного поведения).
Таких условий три:
- сходство используемого третьим лицом обозначения с товарным знаком правообладателя;
- использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров;
- вероятность возникновения смешения в результате такого использования.
Необходимо обратить внимание, что нарушением прав владельца товарного знака при прочих условиях является использование обозначения не только в отношении товаров, указанных в свидетельстве, но и однородных им, что, по сути, выводит объем правовой охраны товарного знака за пределы перечня товаров, указанных в свидетельстве (см. п. 2 ст. 1481 ГК). Гражданским Кодексом не определено понятие однородности товаров.
В специальной литературе под однородными понимаются товары одного и того же рода (вида), которые при маркировке тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю. Например, товары 29-го и 30-го классов МКТУ, охватывающие продукты питания, признаются однородными товарами 32 класса (безалкогольные напитки, пиво), а последние товарами 33-го класса (алкогольные напитки).
Примечательно, что последнее из названных выше условий устанавливается не в результате формального сопоставления товарного знака правообладателя и используемого третьим лицом обозначения (таким путем устанавливается именно сходство, т.е. наличие первого условия), а через анализ обстоятельств использования товарного знака, характера восприятия данных обозначений. Этим данное условие существенно отличается от действовавшего Закона РФ "О товарных знаках...", по которому устанавливалось "сходство до степени смешения" (п. 2 ст. 4), т.е. наличие смешения квалифицировалось как результат значительного сходства.
Исключительное право на товарный знак распространяется только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. Не является нарушением использование ответчиком товарного знака на товарах, не указанных в свидетельстве, даже если они входят в ту же группу Международной классификации товаров и услуг, по которой зарегистрирован товарный знак правообладателя (в рассматриваемом деле свидетельство на товарный знак было выдано на часть товаров одного класса МКТУ) (Пункт 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. Информационным Письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).
Предложение к продаже является элементом введения товара в оборот, поэтому представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. В этой связи ссылка ответчика на то, что он не является производителем товара, а только занимается его реализацией, признана необоснованной (Пункт 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. Информационным Письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19). Хранение продукции с товарным знаком, используемым без разрешения правообладателя, признается нарушением прав на товарный знак, если хранение осуществляется с целью введения такой продукции в оборот (Пункт 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. Информационным Письмом ВАС РФ от 29.07.1997. N 19). Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак (Пункт 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. Информационным Письмом ВАС РФ от 29.07.1997. N 19).
Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак
Речь идет о маркированных товарным знаком товарах, которые были приобретены третьими лицами на законных основаниях. В отношении именно этих товаров третьи лица вправе использовать товарный знак, например, в рекламе, документации и т.д. Здесь важно то, что правообладатель допустил эти товары к обращению на рынке Российской Федерации. Если, например, товар приобретен за границей, его ввоз в Россию без разрешения обладателя права на товарный знак (так называемый "серый импорт") будет нелегальным.
Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак
Статьи 1488-1490 ГК носят специальный характер по отношению к статьям 1233-1240 ГК, устанавливающих общие правила распоряжения исключительным правом на интеллектуальный объект. Нормы, посвященные договору об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака, содержат незначительное число специальных правил, имеющих целью защиту интересов потребителей. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Пункт 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, о полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утв. Приказом Роспатента от 29.04.2003 N 64, содержит примерный перечень случаев, когда отчуждение исключительного права на товарный знак может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.
Также согласно п. 2 ст. 1489 ГК на лицензиата, приобретшего по договору право использования товарного знака, возложена обязанность обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Причем ГК предусматривает солидарную ответственность сторон лицензионного договора перед третьими лицами по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров.
Статья 1490 ГК содержит требование о государственной регистрации не только договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионного договора, но и других договоров, "посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак". К числу таких договоров относятся, например, договор коммерческой концессии, договор о совместной деятельности (в рамках которого в общее имущество товарищей вносятся права на товарный знак), договор доверительного управления, договор о залоге права на товарный знак.
Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак
Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет со дня подачи заявки на регистрацию. Данный срок имеет одну важную особенность. В отличие от патентных объектов, исключительное право в отношении которых в любом случае будет прекращено в связи с истечением срока (даже с учетом возможного по отдельным патентным объектам продления), срок действия исключительного права на товарный знак продляется по заявлению правообладателя на 10 лет неограниченное число раз, что фактически превращает данное исключительное право в бессрочное.
Специальная норма
Продление срока действия исключительного права осуществляется в порядке, устанавливаемом Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений (утв. Приказом Роспатента от 03.03.2003 N 27).
Использование товарного знака.
Признание исключительного права на товарный знак дает возможность его использования, т.е. правообладатель приобретает возможность самостоятельно использовать товарный знак для индивидуализации своих товаров, не допуская к его использованию третьих лиц.
Использование товарного знака заключается в воспроизводстве товарного знака в определенных обстоятельствах. Это может быть возможность определенным образом наносить товарный знак на товар, его упаковку, сопровождающую документацию с определенной целью.
Предоставление права на использование товарного знака третьим лицам позволяет включить данный нематериальный объект в гражданский оборот, оставаясь при этом субъектом исключительного права.
Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями, но и налагает на него обязанности, одной из которых является обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак.
п.1 ст.1486 ГК – правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.
Неиспользование зарегистрированного товарного знака возможными способами в течение установленного законом непрерывного 3-х летнего срока влечет за собой право заинтересованного лица добиться прекращения регистрации такого товарного знака.
Получение свидетельства на товарный знак дает возможность правообладателю распорядиться исключительным правом на товарный знак, предусмотренную п.1 ст.1484 ГК.
Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит, как правило, в 2-х основных формах:
По договору об отчуждении исключительного права – ст.1488 ГК;
Одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне (приобретателю исключительного права). Т.е. речь идет о передаче в полном объеме всех правомочий правообладателем приобретателю исключительного права. На практике при заключении договора достаточно указать номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак, которое на момент передачи поддерживается в силе.
Договор об отчуждении заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте.
По лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака – ст. 1489 ГК.
Его заключение не влечет за собой переход исключительного права приобретателю (лицензиату).
п.1 ст.1489 ГК подразумевает под лицензионным договором предоставление одной стороной (правообладателем, лицензиаром) другой стороне (лицензиату) права использования товарного знака в определенных договором пределах, с указанием или без указания территории, на которой допускается использование применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
Заключается в письменной форме. Регистрируется в Роспатенте.
Лицензии могут быть исключительными и не исключительными. В первом случае лицензиат получает исключительное право на использование товарного знака, а во втором частичное право на использование, т.е. лицензиар может заключать аналогичные договоры с другими лицами.
Лицензия может быть полная, частичная или смешанная. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товаром, для которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые она зарегистрирован. Смешанные лицензии включают в себя условия как исключительных так и не исключительных лицензий (прим. в отношении отдельных видов товаров по срокам или территории).
К разряду других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение
исключительным правом на товарный знак можно отнести в частности, договор доверительного управления имуществом, договор коммерческой концессии, договор простого товарищества.
Кроме того распоряжение исключительным правом на товарный знак может осуществляться в рамках договоров купли-продажи предприятия или его аренды.
Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.
Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.
Порядок регистрации указанных договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В настоящее время на мировом рынке действует около 20 млн. товарных знаков. В жестких условиях рынка, когда конкурируют не столько товары, сколько их товарные знаки, резко возрастает роль правовой охраны последних, появляется и динамично развивается новая форма передачи прав на использование товарных знаков, такая как франчайзинг.
Лицензирование товарных знаков становится одним из самых прибыльных видов международной торговли. Уровень технологического и промышленного развития многих государств практически достиг своего пика. Это сделало возможным производство продукции различных модельных рядов и потребительских свойств одинаково высокого качества на промышленных предприятиях, расположенных в различных регионах планеты. Таким образом, если раньше компаниям, занимающимся производством, например, бытовой техники под определенным товарным знаком, было необходимо помимо собственных дизайнерских и конструкторских бюро иметь еще и производственные мощности, то в настоящее время они имеют возможность сосредоточить усилия лишь на развитии творческого, конструкторского и маркетингового потенциала и формировании надежно защищенного портфеля объектов ИС. При этом производство продукции такие компании могут наладить в странах, где оно достаточно дешево в силу известных геосоциальных факторов (например, в Китае, Филиппинах, Малайзии и других государствах Азиатского и Тихоокеанского регионов). В результате производители развитых европейских и североамериканских государств имеют возможность постепенно отказываться от дорогостоящих производств в собственных странах и, сосредоточив усилия на разработке новых технологий и маркетинговых стратегий, внедрять их, размещая заказы на свою продукцию под определенными товарными знаками в странах, где стоимость производства значительно ниже.
В общем объеме лицензионных сделок доля договоров на товарный знак постоянно возрастает и составляет примерно 70%.
Среди лицензионных сделок, заключаемых на территории РФ, количество сделок в отношении товарных знаков также превышает количество сделок в отношении других ОИС. При этом, если сравнивать количественный состав зарегистрированных в отношении товарных знаков договоров, то договора уступки превалируют над лицензионными соглашениями. Большое количество договоров уступки в РБ может быть объяснено тем, что знак может зарегистрировать на свое имя любое лицо, как юридическое, так и физическое и не всегда в целях его дальнейшего использования. Бывает, что регистрируется чужой знак для дальнейшей его уступки фактическому владельцу, (имеется ввиду лицо фактически раскрутившее данный товарный знак на какой-либо территории и не зарегистрировавшее по какой-то причине этот знак на территории РФ) или причина может быть в том, что не оправдалась надежда на собственный бизнес, а уже есть регистрация знака, который может быть интересен какому либо производителю. Тем более, если учесть большой срок, необходимый на регистрацию, и трудность в выборе нового охранноспособного обозначения, особенно в пищевой промышленности, где уже зарегистрировано огромное количество товарных знаков.
Что касается товаров, то наиболее часто предоставляется право на использование знаков для товаров, относящихся к продуктам питания, напиткам, табачным изделиям, изделиям легкой промышленности, услугам связи, услугам розничной торговли. И это неудивительно, так как именно в этих областях растет количество зарегистрированных товарных знаков в РФ.
Любому собственнику согласно ГК РФ принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Осуществление этого права может повлечь его прекращение или изменение его объема.
Никто не может использовать охраняемый на территории страны товарный знак без разрешения его владельца. Причем разрешение относится к распоряжению владельцем своей собственностью.
Исключительное право использования товарного знака осуществляется в частности путем размещения товарного знака:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Для признания использования товарного знака неправомерным необходимо три условия:
сходство используемого третьим лицом обозначения с Вашим товарным знаком;
использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров;
вероятность возникновения смешения в результате такого использования.
Для оповещения об исключительном праве на товарный знак используют знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ.
Раскроем различные аспекты распоряжения исключительными правами на товарный знак. Распоряжаться правами в данном случае можно двумя путями:
путем полной передачи права (уступки)
путем предоставления лицензии на использование
ГК РФ предусматривает две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на объекты ИС:
Кроме этого, можно выделить и третий способ распоряжения исключительным правом, включающий:
- а) иные возможные договоры (например, договор залога имущественных прав),
- б) внедоговорные способы.
Независимо от того, какой именно договор заключается, запрещается включать в него любые условия, ограничивающие право гражданина (автора) на создание объектов ИС или возможность отчуждения исключительного права на них другим лицам (т.е. право распоряжаться объектами ИС, которые только будут созданы) (п. 4 ст. 1233 ГК РФ). Такие условия договора являются ничтожными, поскольку незаконно ограничивают дееспособность гражданина. Согласно статье 180 ГК РФ наличие таких условий в договоре приведет к признанию соответствующей части договора недействительной. Это, как правило, не приводит к ничтожности договора в целом.
Еще один важный момент: в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам, содержащимся в четвертой части ГК РФ, применяются общие положения о сделках (ст. 153–181 ГК РФ),о договорах (ст. 420–453 ГК РФ) и об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ). Исключение из данного общего правила может быть прямо установлено ГК РФ или вытекать из содержания или характера исключительного права. Например, не применяется пункт 3 статьи 424 ГК РФ, устанавливающий порядок определения цены товара в случае, если условие о цене отсутствует в самом договоре.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).
Как следует из определения, стороны договора именуются как правообладатель и приобретатель.
Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации.
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.
Отметим существенные условия для данного договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями любого договора являются:
- 1. Условия о предмете договора.
- 2. Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
- 3. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности исполнения установленных обязательств и пр.).
Итак, в тексте договора необходимо прежде всего четко определить предмет договора , т.е. на какой именно объект ИС (товарный знак) уступается исключительное право.
К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).
При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения договор считается незаключенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
Вознаграждение может быть выплачено в виде:
- – единовременного платежа;
- – роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному исключительному праву);
- – сочетания единовременного платежа и роялти.
Остальные условия не относятся к существенным (если, конечно, нет заявления одной из сторон договора об отнесении, по ее мнению, какого-либо условия к существенным).
С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключительного права?
Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:
- а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);
- б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.
Итак, глава 2 позволяет сделать следующие обобщения.
Основанием предоставления правовой охраны товарному знаку является его государственная регистрация, осуществляемая в установленном законом порядке.
В Роспатент подается заявка на регистрацию товарного знака, содержащая: заявление в установленной форме: заявляемое обозначение: перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация (сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков), и описание заявленного обозначения. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки.
Действующим законодательством установлены гражданская, административная и уголовная ответственность в случаях незаконного использования товарного знака.
Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака).
Закон предусматривает две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на объекты ИС:
- 1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). В данном случае происходит полное отчуждение (уступка) исключительного права от правообладателя третьему лицу.
- 2. Заключение лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае исключительное право передается третьему лицу лишь в установленных договором пределах, само же исключительное право остается у правообладателя.
Договор должен быть заключен в письменном виде.
